Tommy Hilfiger schützt seine Marke durch Abmahnungen

1. Abmahnkosten / Anwaltskosten, §§ 677, 683 BGB

Ihre Mandantschaft ist überdies nach den Grundsätzen der Geschäftsführungen ohne Auftrag nach §§ 677, 683 BGB berechtigt, unsere Mandantschaft die durch Ihre Inanspruchnahme verursachten angemessenen Kosten dieser Abmahnung in Rechnung zu stellen, sofern hier eine Markenrechtsverletzung tatsächlich anzunehmen wäre.

Grundlage der Kostenberechnung ist der sog. Gegenstandswert. Dieser orientiert sich auch, aber nicht nur am Wert der verletzten Marke.

Die Höhe des Streitwertes richtet sich im Markenrecht grob nach dem wirtschaftlichen Interesse des Abmahnenden. Das wirtschaftliche Interesse wird wiederum durch den wirtschaftlichen Wert der Marke und durch das Ausmaß und die Gefährlichkeit der Verletzungshandlung (sog. Angriffsfaktor) bestimmt.

Der BGH hat zu diesem Thema ein wegweisendes Urteil gesprochen:

BGH- Urteil vom 13. November 2013 – ZR 171/12 -Einkaufskühltasche

„Der u.a. für das Gebrauchsmusterrecht zuständige X. Zivilsenat hat über die Höhe von Rechtsanwaltskosten bei einer Abmahnung aus einem Gebrauchs- und einem Geschmacksmuster entschieden.Die Klägerin erwarb von der Beklagten, einem Verlagsunternehmen, zusammen mit einem dort bestellten Buch eine Einkaufstasche mit Kühlfach. Später bot sie diese Tasche über ein Internetauktionshaus zum Verkauf an. Daraufhin wurde sie anwaltlich im Auftrag eines dritten Unternehmens abgemahnt, dem Rechte an einem Gebrauchsmuster und einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster an der Tasche zustehen. Die Klägerin ließ die Berechtigung der Abmahnung von Rechtsanwälten prüfen. Diese stellten ihr dafür eine Geschäftsgebühr in Höhe einer eineinhalbfachen Gebühr nach einem Gegenstandswert von 100.000 € in Rechnung, wobei dieser Wert demjenigen entsprach, der zunächst auch der Abmahnung der Klägerin durch die Schutzrechtsinhaberin zugrunde gelegt war; der beklagte Verlag hatte diese der Klägerin entstandenen Abmahnkosten jedoch übernommen und dafür einvernehmlich einen Betrag von 500 € an die Schutzrechtsinhaberin erstattet.

Mit ihrer Klage hat die Klägerin von der Beklagten die Erstattung der von ihren Rechtsanwälten berechneten 1,5-fachen Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert von € 100.000,- verlangt (zuzüglich Umsatzsteuer und Auslagenpauschale rund 2.440 €). Das Amtsgericht hat ihr den nach einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr und einem Gegenstandswert von 50.000 € berechneten Betrag zugesprochen; das Landgericht hat demgegenüber nur den Ansatz eines Gegenstandswertes von 10.000 € für angemessen erachtet, die Beklagte zur Zahlung von rd. 776 € verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen.

Die dagegen gerichtete Revision, mit der die Klägerin ihren nach einer eineinhalbfachen Geschäftsgebühr und einem Gegenstandswert von 95.000 € berechneten Erstattungsanspruch weiterverfolgt, hat der Bundesgerichtshof zurückgewiesen. Er hat angenommen, das für die Wertbemessung maßgebliche Interesse der Klägerin als Schutzrechtsverletzerin sei nach den wirtschaftlichen Folgen zu bemessen, die ihr aus der Inanspruchnahme aus den Schutzrechten drohten. Diese entsprächen regelmäßig dem Interesse des Schutzrechtsinhabers an der Geltendmachung seiner Ansprüche, deren Wert nach dem Wert des Schutzrechts und seiner Beeinträchtigung durch den Verletzer zu schätzen sei.

Von einem überdurchschnittlichen Umfang oder einer überdurchschnittlichen Schwierigkeit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts, die eine Überschreitung der Regelgebühr von 1,3 rechtfertige, könne auch bei einer Gebrauchsmuster- oder Gemeinschaftsgeschmacksmustersache nicht pauschal ausgegangen werden. Dies gelte insbesondere, wenn weder die Schutzfähigkeit in Ansehung des Standes der Technik bzw. vorbekannter Gestaltungen zu beurteilen sei noch im Zusammenhang mit der geltend gemachten Verletzung aufwendige Prüfungen erforderlich gewesen seien.

Die Feststellungen zu diesen Umständen unterlägen tatrichterlicher Würdigung, die nur eingeschränkt auf Ermessensfehler überprüfbar seien. Solche Fehler im angefochtenen Urteil habe die Revision nicht aufzuzeigen vermocht.“

Das sind alles unbestimmte Rechtsbegriffe, die viel Spielraum für Auslegung und Bewertung des Wertes einer Marke und die Schwere des sog. Angriffsfaktors einräumen und so durchaus Möglichkeiten geben, über den Streitwert des ganz konkreten Einzelfalles zu verhandeln.

Wir werden dies zu gegebener Zeit tun und auf Sie zukommen.

 Haftungsausschlussgründe

„Zulässige Nutzung fremder Marken im geschäftlichen Verkehr

Aber auch im geschäftlichen Verkehr ist in bestimmten Fällen die Nutzung einer fremden Marke erlaubt. Nachstehend einige Beispiele:

Gleichlautender Unternehmensname

So hat nach § 23 Ziff. 1 MarkenG z.B. jeder das Recht, seinen Namen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Dies gilt auch, wenn der Name mit einer älteren Marke übereinstimmt. § 23 MarkenG schützt also den Inhaber eines jüngeren Namensrechts gegenüber Inhabern älterer Markenrechte.

Die Verwendung des eigenen Namens steht jedoch unter dem Vorbehalt des „redlichen Geschäftsverkehrs“. Daher ist es dem jüngeren Namensinhaber nicht (etwa auch) gestattet, Waren oder Dienstleistungen mit seinem Namen zu kennzeichnen. Gegen eine solche Nutzung könnte der Inhaber der älteren Marke also vorgehen. Dagegen kann der Inhaber eines älteren Namensrechtes seinen Namen auch zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verwenden. Wurde in der Zwischenzeit eine mit dem Namen gleichlautende Marke für einen Dritten eingetragen, kann der Namensinhaber gegen diese Marke aufgrund seiner älteren, d.h. besseren Namensrechte vorgehen, auch wenn er den Vertrieb von mit seinem Namen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen erst nach der Eintragung der jüngeren Marke aufgenommen hat. Abmahnung Markenrecht

Nutzung beschreibender Marken

Ferner hat ein Markeninhaber nach § 23 Ziff. 2 MarkenG nicht das Recht, Dritten zu untersagen, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, Beschaffenheit, Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen.

Hierdurch wollte der Gesetzgeber verhindern, dass ein Inhaber einer Marke, die aus einem die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff besteht, Dritten verbietet, den beschreibenden Begriff als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Die Benutzung muss dann jedoch den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“ entsprechen.

Nutzung von Marken als Bestimmungshinweis

Weiterhin ist nach § 23 Ziff. 3 MarkenG die Nutzung einer Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung insoweit zulässig, als die Nennung der Marke notwendig ist. Daher darf eine Marke genutzt werden, um auf Zubehör für ein Markenprodukt oder Leistungen rund um das Markenprodukt hinzuweisen.

Vor allem im Zubehör- und Ersatzteilgeschäft werden Marken als Bestimmungshinweise genannt.

§ 23 Ziff. 3 MarkenG soll gewährleisten, dass jeder Unternehmer Zubehör und Ersatzteile für fremde Originalprodukte herstellen und vertreiben darf, ohne dass er den Hersteller des Originalprodukts um Zustimmung bitten muss.

Sofern die Herstellung und der Vertrieb von Zubehör und Ersatzteilen wettbewerbsrechtlich zulässig ist, muss es dem Zubehör- und Ersatzteilunternehmen nämlich auch erlaubt sein, auf den Verwendungszweck des Zubehörs oder der Ersatzteile hinzuweisen, um dem Verkehr die Werbung für das Zubehör oder die Ersatzteile verständlich zu machen. Aber auch hier ist nicht jede Form der Werbung für Zubehör und Ersatzteile wettbewerbsrechtlich erlaubt. So darf z.B. eine Wortmarke genutzt, nicht jedoch eine Bildmarke genutzt werden.

Nennung von Marken zum Weiterverkauf von Markenprodukten

Ferner ist es zulässig, die Marke für Zwecke und im Rahmen des Weiterverkaufs einschließlich der Werbung zu nennen. Vorausgesetzt, dass die beworbene Ware vom Markenhersteller bzw. mit dessen Zustimmung in der EU in den Verkehr gebracht wurde. Handelt es sich also um Plagiate oder um Ware, die nicht für den Vertrieb in der EU hergestellt bzw. vorgesehen war, ist eine Nennung der Marke in Angeboten, Verkaufsprospekten, auf Marktplätzen wie eBay und Amazon und in der Werbung unzulässig“ (vgl. ra-himburg-berlin.de/markenrecht/faq).

Ein leerreiches Beispiel für die erfolgreiche Einwendung der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG hatte das OLG Koblenz zu entscheiden:

OLG- Urteil vom 20.12.2012, Az.: 6 W 615/12 -STUBBI

„Das OLG Koblenz gelangte jedoch nach Prüfung der Sach- und Rechtslage zu dem gleichen Schluss wie das erstinstanzliche Gericht und wies die Beschwerde der Klägerin zurück.

Nach Ansicht der Richter steht dem Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2, Abs. 5 MarkenG die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Bei der Frage der beschreibenden Bedeutung des Begriffs „Stubbi“ müsse auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreisen und damit auf das Verständnis eines Durchschnittskunden im Großraum von Koblenz abgestellt werden.

“Ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Region Koblenz versteht den Begriff – ohne Zuordnung zu bestimmten Brauereien – herkömmlich als umgangssprachliche Bezeichnung für die charakteristische, gedrungene 0,33 Liter-Flaschenform, in der Biergetränke abgefüllt werden.”

Für die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG lässt das Gericht es also genügen, dass der Begriff „Stubbi“-Flasche von einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als ein rein beschreibender Begriff verstanden wird.

“Der Senat ist für die Beurteilung der Verkehrsauffassung aus der Sicht des “Durchschnittsverbrauchers” sachkundig, weil seine Mitglieder als Konsumenten von Bier und Biermischgetränken, die seit vielen Jahren im Großraum Koblenz wohnen, zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören. Nach dem Kenntnisstand des Senats, den er zur Glaubhaftmachung des Verkehrsverständnisses als hinreichend ansieht, wird der Begriff “Stubbi” in weiten Teilen der Bevölkerung im Großraum Koblenz, soweit sie Bier konsumiert, seit Jahrzehnten als Inbegriff für die charakteristische Flaschenform verstanden, nicht dagegen als Hinweis auf die Herkunft des darin abgefüllten Biers. Die Bezeichnung “Stubbi” war in der Bevölkerung schon seit vielen Jahren geläufig, bevor die Klägerin ihn im Jahr 2001 markenmäßig in der Schreibweise von Großbuchstaben für sich hat schützen lassen.”

Im Übrigen verstößt die beschreibende Benutzung der Marke auch nicht im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG gegen die guten Sitten. Dies wäre dann der Fall, wenn eine Gesamtabwägung aller relevanten Umstände des Einzelfalles ergäbe, dass die Beklagte durch die Markenbenutzung den berechtigten Interessen der Klägerin als Markeninhaberin in unlauterer Weise zuwiderhandelt. Davon könne hier, vor allem mit Hinblick auf die umgangssprachliche Verbreitung des Begriffs in der maßgeblichen Region, jedoch nicht ausgegangen werden.

“Insbesondere erfüllt das Verhalten der Beklagten zu 1) keines der Merkmale, die in der Rechtsprechung als Fälle unlauteren Verhaltens anerkannt sind. Die Beklagte zu 1) hat nicht den Eindruck erweckt, sie habe eine Handelsbeziehung zur Klägerin als Markeninhaberin. In ihrer Werbung findet sich kein Hinweis auf die Klägerin. Die Beklagte zu 1) hat auch nicht die Unterscheidungskraft beziehungsweise Wertschätzung der Marke der Klägerin ausgenutzt, die Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht oder sie als Imitation dargestellt. Vielmehr hat die Beklagte zu 1) den Begriff “Stubbi” lediglich zur Beschreibung der Flaschenform verwendet. Eine über diese bloße Beschreibung hinausgehende Markenbenutzung hat die Beklagte zu 1) sich nicht angemaßt. Insbesondere hat sie nicht ihr Biermischgetränk selbst als “Stubbi” bezeichnet oder die von der Klägerin markenrechtlich geschützte Schreibweise in Großbuchstaben verwendet.”

Die lediglich beschreibende, ohne den guten Ruf der Marke der Klägerin angreifende Markenbenutzung sei daher von der Klägerin nach § 23. Nr. 2 MarkenG hinzunehmen. Dies gelte auch für etwaige wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche, da es sich bei der Schutzschranke des § 23 MarkenG um eine abschließende markenrechtliche Regelung handele, die durch den lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsschutz des UWG nicht umgangen werden dürfe“ (vgl. IT-Recht, RA Felix Barth und Yanina Bloch, Artikel v. 29.04.2013)