Teure Uhren – Billige Uhren

2. Auskunfsanspruch, § 125 b Nr.2 bzw. § 107 MarkenG i.V.m § 19 Abs. 3 MarkenG

Auskunft über Händler im Markenrecht,

Ist man in seinen Markenrechten verletzt und beabsichtigt Schadensersatzansprüche durchzusetzen, ermöglicht § 19 MarkenG einen umfassenden Auskunftsanspruch. So kann zum einen vom Verletzer Auskunft über die Art und den Umfang seiner Umsätze mit den widerrechtlich gekennzeichneten Waren verlangt werden, zum anderen kann von jeder Person, die mit der „gefälschten” Ware angetroffen wird (z.B. Händler), Auskunft über die Herkunft, Vertriebsweg der Waren, Namen und Adresse beabsichtigt werden. Doch was passiert, wenn die begehrte Auskunft nur zum Teil preisgegeben wird? (vgl. OLG Frankfurts a.M. mit Urteil vom 07.03.2016, Az.-: 6 W 19/16)

Aber:

Der markenrechtliche Auskunftsanspruch wird beschränkt durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Danach besteht keine Verpflichtung zur Auskunftserteilung über die Herkunft und den Vertriebsweg markenrechtlich nicht erschöpfter Waren, wenn es sich um Waren handelt, bezüglich derer nach zumutbaren Nachforschungen des Auskunftspflichtigen keine Anhaltspunkte vorliegen, dass diese ohne Zustimmung des Markeninhabers in den europäischen Wirtschaftsraum eingeführt worden.

(Vgl. BGH, Beschluss vom 5. März 2015 – I ZB 74/14)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Verletzer in der Regel nur Angaben zu Herkunft und Vertrieb von Waren zu machen hat, bei denen die Markenrechtsverletzung festgestellt wurde (Testkauf oder auf Onlineplattform Markenwidrigkeit festgestellt) oder deren Markenrechtsverletzung aus vorangegangener Erfahrung des Markeninhabers mit diesem Lieferanten vermutet werden kann.

Der Verletzer muss nicht seinen kompletten Uhrenhandel offenlegen, wenn es bei anderen Lieferanten, keinerlei Anhaltspunkte für markenwidrige Lieferungen gibt.

Der zur Auskunft Verpflichtete hat daher nur Angaben zu machen über:

a. Namen und Anschrift dieser Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und

b. die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

Unsere Mandantschaft muss aber nicht die Namen und Anschriften der Verbraucher angeben, die Ware abgenommen haben.

Sobald wir hier die erforderlichen Informationen haben, wird unsere Mandantschaft vollumfänglich im obigen Rahmen die gewünschte Auskunft erteilen.

3. Schadensersatzanspruch, § 125 b Nr.2 bzw. § 107 MarkenG i.V.m § 14 Abs. 6 MarkenG

Die oben erteilte Auskunft dient zur Vorbereitung von umfangreichen Schadensersatzansprüchen. Dabei lässt sich bei der Verwendung einer geschützten Marke durch einen nicht lizenzierten Verwender nicht wirklich der tatsächliche Schaden bestimmen, der dem Markeninhaber durch diese Verwendung entstanden sein soll.

Es gibt dadurch 3 Wege wie man im Markenrecht einen solchen Schadenersatzanspruch auf der Grundlage der erteilten Auskunft berechnen kann:

• Es kann entweder der Gewinn geltend gemacht werden, der dem Markeninhaber entgangen ist (in der Praxis ausgesprochen unüblich, weil schon gar nicht bemessbar)

• Es kann der durch den Verwender erzielte Gewinn herausverlangt werden (Gewinnabschöpfung, kommt in der Praxis häufig vor).

• Es kann eine angemessene Lizenzgebühr verlangt werden (Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie).

Im Markenrecht ist der häufigste Fall der der Gewinnabschöpfung. Anwalt für Markenrecht 

Allerdings ist hier nicht einfach der erzielte Gewinn herauszugeben, da der Verletzer auch Kosten mit dem Vertrieb der abgemahnten Ware hatte.

Welche kosten sind als im Rahmen des Schadensersatzes im Markenrecht vom Gewinn in Abzug zu bringen?

Hierzu im Nachfolgenden der BGH: Verletzergewinn und Abzüge BGH

BGH, Urteil vom 02.11.2000, Az.I ZR 246/98
§ 14 a Abs. 1 Satz 2 GeschmMG

„Der BGH hat in dieser Grundsatzentscheidung ausgeführt, unter welchen Umständen der Verletzer – etwa eines fremden Geschmacksmusters – Schadensersatz für die nachgeahmten Produkte zu leisten hat. Die Entscheidung ist freilich auch auf andere Fälle, etwa aus dem Markenrecht, übertragbar. Der Bundesgerichtshof hat darauf hingewiesen, dass Gemeinkosten (z.B. Personalkosten) nur dann abgezogen werden dürfen, wenn sie der Produktion der schutzrechtsverletzenden Gegenstände ausschließlich und direkt zugerechnet werden können. Konkret bedeutet dies, dass Personalkosten, die dadurch entstanden sind, dass das Verletzerprodukt und weitere Produkte versandfertig gemacht wurden, den Gewinn nicht reduzieren. Wird allerdings allein für die Herstellung des Verletzerprodukts eigens eine Firma gegründet und hierfür allein Personal angestellt, sind Abzüge möglich. vgl. IT-Recht, Artikel vom 30.01.2009, ebenda.

Der BGH begründet dies so:

Es wird dabei, um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, fingiert, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte (vgl. dazu auch BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II; 60, 168, 173 – Modeneuheit; 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung).

Nach Sinn und Zweck des Anspruchs auf Herausgabe des Verletzergewinns ist es grundsätzlich gerechtfertigt, bei der Ermittlung des Verletzergewinns von den erzielten Erlösen nur die variablen (d.h. vom Beschäftigungsgrad abhängigen) Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der schutzrechtsverletzenden Gegenstände abzuziehen, nicht auch Fixkosten, d.h. solche Kosten, die von der jeweiligen Beschäftigung unabhängig sind (z.B. Mieten, zeitabhängige Abschreibungen für Anlagevermögen; vgl. Lehmann, BB 1988, 1680, 1683 ff.; Möhring/Nicolini, Urheberrechtsgesetz, § 97 Anm. 11b; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 34 Rdn. 33; Körner in Festschrift für Steindorff, 1990, S. 877, 886 f.; a.A. OLG KölnGRUR 1983, 752, 753; Schricker/Wild, Urheberrecht, 2. Aufl., § 97UrhG Rdn. 67; Eichmann/v. Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 14 a Rdn. 15).“ vgl. IT-Recht, Artikel vom 30.01.2009, ebenda.

Der BGH sagt aber auch:

„Bei Fixkosten besteht dementsprechend die Vermutung, dass sie ohnehin angefallen wären (vgl.BGHZ 107, 67, 69). Falls und soweit Fixkosten und variable Gemeinkosten ausnahmsweise den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugerechnet werden können, sind diese allerdings bei der Ermittlung des Verletzergewinns von den Erlösen abzuziehen; die Darlegungs- und Beweislast trägt insoweit der Verletzer (vgl. Lehmann, BB 1988, 1680, 1685)“ vgl. IT-Recht, Artikel vom 30.01.2009, ebenda.